專利的種類
| 發明專利(patent) | 係指利用自然法則之技術思想之創作。 |
|---|---|
| 新型專利(new model) | 指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作。 |
| 設計專利(new design) | 係指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。 |
可以知道新型專利和發明專利最主要的差別是,發明專利包含所有利用自然法則之創作,包含物品、方法、物質,而新型專利僅包含利用自然法則創作之物品,所以發明專利包含的範圍比新型專利廣泛。
專利的時效
| 發明專利 | 自申請日起20年。 |
|---|---|
| 新型專利 | 自申請日起10年。 |
| 設計專利 | 自申請日起15年。 |
專利和營業秘密的比較
| 法律 | 保護要件 | 保護方式 | 保護期間 | 保護強度 | 保護客體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業秘密 | 秘密性、經濟價值、合理保密措施 | 不須公開 | 自發明或創作日起算至喪失秘密性為止 | 事實上排他,法律上保護性弱。 | 具有競爭優勢之各種資訊、方法。 |
| 專利權 | 產業利用性、新穎性、進步性 | 註冊保護主義,必須公開。 | 自申請日起算,發明專利20年;新型專利10年;設計專利15年。 | 排除他人未經其同意而為製造、販賣之要約、販賣、使用或惟上述目的而進口之權利。 | 物品發明、方法發明、新型、新式樣。 |
強制授權
如果涉及國家緊急危難或其他重大緊急情況或重要的經濟目的,可以要求專利權利人強制授權其專利。(但拿到專利授權做不做的出來是另外一回事了)
專利法第87條
為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況,專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知,強制授權所需專利權,並儘速通知專利權人。
有下列情事之一,而有強制授權之必要者,專利專責機關得依申請強制授權:
一、增進公益之非營利實施。
二、發明或新型專利權之實施,將不可避免侵害在前之發明或新型專利權,且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。
三、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事,經法院判決或行政院公平交易委員會處分。就半導體技術專利申請強制授權者,以有前項第一款或第三款之情事者為限。
專利權經依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者,以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。
專利權經依第二項第二款規定申請強制授權者,其專利權人得提出合理條件,請求就申請人之專利權強制授權。
非專利保障事項
不予專利
有專利法第24條規定之各款是由將不予給予專利。其中如果涉及危害公眾健康重大者,視為妨害公共秩序,因此也不予給予專利。
專利法第24條 下列各款,不予發明專利:
一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法,不在此限。
二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序或善良風俗者。
教學豁免
按專利法第59條可知,非出於商業目的之未公開行為,及以研究或實驗為目的實施發明之必要行為為其豁免事項。
專利法第59條
發明專利權之效力,不及於下列各款情事:
一、非出於商業目的之未公開行為。
二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
三、申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。
四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
五、非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前,以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後,使用或再販賣該物者。上述製造、販賣,不以國內為限。
七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後,至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前,以善意實施或已完成必須之準備者。前項第三款、第五款及第七款之實施人,限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。
專利合作公約(PCT)
專利申請人直接以一個申請文件,就可向所有的組織成員申請專利,但是實質審查是各國都要審查(少數落後國家有規定,只要在先進國家通過審查,就視為本國已經通過審查),而提出申請後可於30個月內向合約各國提出實質審查。(台灣沒有簽屬此公約)
互惠保護與國民待遇原則
互惠保護
如果該國對中華民國國民申請之專利不予受理時,得不予受理該國國民專利。
專利法第4條
外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護專利之協議,或對中華民國國民申請專利,不予受理者,其專利申請,得不予受理。
國民待遇原則
只要加入WTO的會員國,會員國彼此之間都必須准許其他會員國國民(專利法第28條第1項),或有於其他會員國設有住所或營業所者(專利法第28條第3項)申請專利。並且於12個月內可以主張優先權(專利法第28條第1項)。大多國家都有加入WTO,所以通常來說12個月內都可以向WTO各會員國申請專利,但還是比PCT的30個月短。
專利法第28條
申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。
申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,前項期間之計算以最早之優先權日為準。
外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者,如於世界貿易組織會員或互惠國領域內,設有住所或營業所,亦得依第一項規定主張優先權。
主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。
權力耗盡原則
權力耗盡原則指的是商品第一次進入市場時,即喪失對該商品的販售與使用權。有分為國際耗盡與國內耗盡,專利法第59條第1項第6款可知我國是採國際耗盡原則。
專利法第59條
發明專利權之效力,不及於下列各款情事:
一、非出於商業目的之未公開行為。
二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
三、申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。
四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
五、非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前,以善意在國內實施或已完成必須之準備者。
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後,使用或再販賣該物者。上述製造、販賣,不以國內為限。
七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後,至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前,以善意實施或已完成必須之準備者。前項第三款、第五款及第七款之實施人,限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。
第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。
專利人之權利
創作人創作完成時,取得專利之申請權(專利法第5條)。而受雇研發專利之人員,沒有專利之申請權(專利法第7條第1項),但是其具有姓名表示權(專利法第7條第4項),即在專利申請書上寫上發明人的名子。若沒有成功申請到專利,專利申請權和姓名表示權視為自始不存在。
專利申請權不得為質權之標的(專利法第6條第2項),但專利權可以為質權之標的,而除契約另有約定外,質權人不得實施該專利權(專利法第6條第3項),且無論契約是否約定可以實施專利,質權人(含讓與授權等)必須要向專利專責機關登記,始得對抗第三人(專利法第62條第1項)。
專利法第5條
專利申請權,指得依本法申請專利之權利。
專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。
專利法第6條
專利申請權及專利權,均得讓與或繼承。
專利申請權,不得為質權之標的。
以專利權為標的設定質權者,除契約另有約定外,質權人不得實施該專利權。
專利法第7條
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。
前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利法第62條
發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。
前項授權,得為專屬授權或非專屬授權。
專屬被授權人在被授權範圍內,排除發明專利權人及第三人實施該發明。
發明專利權人為擔保數債權,就同一專利權設定數質權者,其次序依登記之先後定之。
法定授權:非職務上發明
與強制授權類似,但是因為條文直接明定之授權故稱為法定授權。當受僱人使用雇主資源或經驗於非職務上發明者,雇主可以支付合理金額後實施其專利(專利法第8條第1項)。
國外有些公司會要求員工簽屬契約,員工於任職期間所有之發明皆屬於職務上之發明,然而如有此等契約,專利法第8條所保障之事項蕩然無存,而台灣的專利法規定,雇用人與受雇人間所訂契約如使員工不能享有非職務上發明事項者,無效(專利法第9條)。
專利法第8條
受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業實施其發明、新型或設計。
受雇人完成非職務上之發明、新型或設計,應即以書面通知雇用人,如有必要並應告知創作之過程。
雇用人於前項書面通知到達後六個月內,未向受雇人為反對之表示者,不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。
專利法第9條
前條雇用人與受雇人間所訂契約,使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者,無效。
雇傭關係之認定
按公司法規定,董事與公司之間為委任關係,這是否有專利法第7條與專利法第8條之適用?按廣義解釋認為專利法之雇傭包含董事與公司之委任關係,因此有此條之適用。按狹義解釋認為董事與公司之委任關係不屬於專利法之雇傭關係,因此當董事發明了專利,公司不得主張其為職務上所完成之發明(專利法第7條第1項),也不得主張非職務上發明要求法定授權(專利法第8條第1項),僅當契約另有規定時可以依專利法第7條第1項後段,契約另有約定者,從其約定之。通說採廣義解釋。
專利法第7條
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。
前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利法第8條
受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業實施其發明、新型或設計。
受雇人完成非職務上之發明、新型或設計,應即以書面通知雇用人,如有必要並應告知創作之過程。
雇用人於前項書面通知到達後六個月內,未向受雇人為反對之表示者,不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。
出資聘雇研究
與專利法第7條第1項為雇用關係有別,專利法第7條第3項為出資聘雇他人幫忙研究,契約無規定時,專利歸屬於發明人,但出資人得實施其專利。
專利法第7條
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。
前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
依第一項、前項之規定,專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
專利無效事項
申請專利的人如果不是真正的申請權人時,可依專利法第71條第1項第3款舉發撤銷。並且在這條可以注意到,當發明人非真正發明專利申請權人時專利不會因此被舉發而撤銷或無效,而是發明專利權人非發明專利申請權人時(或按專利法第12條第1項,未為全體發明專利權人申請時),專利才會因此被舉發而撤銷或無效。(台灣很多公司老闆似乎很愛把自己列為發明人,而不會對其專利權產生不利影響,縱使員工主張姓名表示權,員工自身常也難以舉證,敗訴風險似乎偏高)
但實際上很少有人會用這條,因為要用舉發的很難確認專利之歸屬,實務上直接以確認之訴為之比較方便。
專利法第12條
專利申請權為共有者,應由全體共有人提出申請。
二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時,除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者,應共同連署外,其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者,從其約定。
前二項應共同連署之情形,應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者,專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人,並應將送達事項通知其他人。
專利法第71條
發明專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發:
一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。
二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之。
發明專利權得提起舉發之情事,依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第六項前段、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事,提起舉發者,依舉發時之規定。
瑞士型請求項
按專利法第24條,對於治療方法之診斷,不予給予專利,然現行藥廠,使用瑞士型請求項的方法申請專利,而專利局同意了此種請求。具體方法是使用「化合物A在製備治療疾病X之藥物的用途」或「醫藥組成物B之用途,其係用於製備治療疾病X之藥物」,把A用於X之用途改寫為A是用於「製備」治療疾病X的用途就是瑞士型請求項的方法。
專利法第24條
下列各款,不予發明專利:
一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法,不在此限。
二、人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序或善良風俗者。
美國專利法
美國專利法保護客體按35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable可知,其對於專利的範圍並無限制,因此世界上的所有東西都可以申請專利,現今則使用法院的判例,慢慢歸納出一些不得申請專利的事項,主要有1.自然法則2.物理現象3.抽象概念。
35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine,
manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement
thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and
requirements of this title.
Prometheus案(2012)
2012年,美國最高法院對於Prometheus一案提出對於診斷方法的專利適格性重要見解。該藥廠提出了治療某疾病的方法是,(1)管理步驟:醫生對病人使用藥物(2)判斷步驟:醫師測量該藥物代謝物之濃度(3)決定步驟:醫師藉由代謝物之濃度高低決定是否提高或降低該藥物之劑量。我們可以知道(1)(2)根本就是正常醫生給藥的正常流程,只是在重複敘述「自然法則」,而(3)雖然有指出代謝物之濃度高低的具體參數,但應具有額外的特徵,僅提供代謝物之濃度高低的具體參數並不足以申請專利。因此美國最高法院認為,專利法禁止「抽象概念」,而將某一公式套用至某一技術領域的方法,並不能規避上述要求,因此這種若要有專利適格性,其方法必須是「自然法則」的實際運用,而非想要藉此去壟斷該自然法則。
Myriad案(2013)
很簡單大概就是cDNA可以申請專利,DNA本身不行,因為DNA是自然產物,而cDNA是人工作出來用於配對的DNA,因此可以。但這在台灣DNA本身因為是從自然界中分離出的有用片段,因此兩者都可以申請專利。
Alice v. CLS Bank案(2014)
這個案件很有趣,這家銀行竟然想將交易方法申請專利(他們申請的是交易安全的方法),他們寫了以下步驟,(1)為該交易創造副本(2)依據真實交易紀錄於交易日取得成交的交易金額(3)當交易開始時調整副本的金額(4)交易結束後發出不可撤回之指令,要求交易機構執行交易。簡單來說看起來就是替交易過程新增一個副本保險而已。美國最高法院提出了一個重要判斷原則來判斷案件是否具有專利適格性(但聽說美國很多地方法院覺得很爛,希望最高法院重新提出解釋,但他們都不收案)。第一步,先判斷專利請求是否不為「自然法則」、「物理現象」、「抽象概念」這三者不可申請專利標的之一;第二步,如果是這三者不可申請專利標的之一,就要問是否轉化了請求項的本質,使其成為具有專利適格性的申請案。
在Alice v. CLS Bank案中,第一步判斷可能為「抽象概念」,第二步判斷,銀行認為他們有加入了電腦使其轉化了成為了具有專利適格性的申請案,但美國最高法院認為沒有,電腦程式所執行的步驟,都是單純依循慣例之步驟,並沒有甚麼技術性突破。反正至此之後美國的電腦軟體大概都申請不到專利就是了,而這二步驟判斷法也可以拿來用在其他地方。
新穎性
喪失新穎性
擬制喪失新穎性(不同請求項時)
如果A案於B案前申請(AB不同申請人),且在A案申請內容公開前B案提出申請,且B案的請求項內容剛好會被A案的技術說明書所揭露,此時按專利法第23條前段規定,B案不得取得專利。
會有這條的特別規定是因為B案提出申請時,B案的請求項內容尚未被揭露,因此並未喪失新穎性。
專利法第23條
申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。
相同請求項時
如果A案於B案前申請(AB不同申請人),且在A案申請內容公開前B案提出申請,且B案的請求項內容剛好和A案的請求項相同,此時按專利法第31條第1項規定,因A案先申請,所以由A案取得專利。
專利法第31條
相同發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者,不在此限。
前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之;協議不成時,均不予發明專利。其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請;屆期未擇一申請者,均不予發明專利。
各申請人為協議時,專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果;屆期未申報者,視為協議不成。
相同創作分別申請發明專利及新型專利者,除有第三十二條規定之情事外,準用前三項規定。
擬制喪失新穎性之實際案例
智慧財產法院99年度行專訴字第58號判決
A和B兩家公司於申請案件非常相似,而B公司申請專利前幾個月A公司剛申請專利,因此不生喪失新穎性之問題,但是否有擬制喪失新穎性,A公司多有疑問,故提告。
法院認為,擬制喪失新穎性須運用結合、置 換、省略及改作諸多技術方法,自非單一技術方法之直接置換。故原告此部分主張,業已逾越「直接置換」之範疇,要無可採。因此可以知道,擬制喪失新穎性必須要在直接置換之前提下才成立,如對造能主張尚有運用結合、省略及改作諸多技術方法的話,就不生擬制喪失新穎性的問題。
新穎性之先前技術
請求項內容是否為申請前於任何能為公眾所知之資訊,如果有保密協議或保密義務所之技術,因不屬於公眾所知之資訊,因此其他人申請專利時不喪失新穎性。
新穎性之引證文件
對於專利審查官來說,如果要說申請人所申請之專利不具新穎性的話,必須提出引證文件證明申請人所申請之專利不具新穎性。引證文件所載之日期必須在專利申請日之前。 有可能請求項的內容與引證文件之內容「完全相同」者;或是差異僅在於文字的紀載形式差異(如英文或中文),或是能直接無差異知道技術特徵者;或是差異僅在於對櫻之技術特徵上下位概念(例如某先前技術表明可以利用金屬A做某事,而現在的申請案寫到利用金屬做某事,此時可以發現現在的申請案不過是先前技術的上位概念) ,此時如果提出上位概念則喪失新穎性,反之如果提出下位概念則不喪失新穎性(例如之前的先前技術表明可以利用金屬做某事,而現在的申請案寫到利用金屬A做某事,此時現在的申請案為下位概念);或是差異僅在於參酌引證文件即可輕易置換之技術(最後一項僅針對擬制喪失新穎性時,例如請求項與前者技術文件所在內容僅有微小差異時)。 智慧財產法院99年度行專訴字第58號判決 (1)按新穎性要件中有關「直接置換」之判斷,係指經比對單一先申請案與系爭案後,就其中部分技術特徵所存之差異,為該發行所屬技術領域中具有通常知識者利用通常知識即可置換,而該置換之技術特徵與通常知識對於系爭案整體技術手段並未產生不同功效。且該發行所屬技術領域中具有通常知識者所為之置換,僅限於依通常知識可直接思及之單一技術方法,如先以結合技術方法,再併同置換技術方法者,即不屬之。
新穎性審查原則
基本上就是在檢查申請人所申請之專利之請求項是否於先前文件所揭露。 通常來說專利的請求項會有很多項,其中通常第一項是獨立項,第二項是附屬項,附屬項通常是獨立項的限縮,例如獨立項寫使用金屬去做某事,附屬項可能會說明是何種金屬這樣。
逐項審查
獨立項具備專利申請要件時,附屬項應該也具備專利申請要件。 如果獨立項不具備專利申請要件時,就必需審查附屬項是否具備專利申請要件。
單獨比對
將單一發明申請書與先前技術單獨比對,而不得以先前技術文件內容相互組合的方式,做為比對方法。 智慧財產法院 99 年度行專訴字第 58 號判決 ㈢新穎性之判斷原則: 判斷新穎性時,係採「單獨對比」原則,即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。又系爭專利核准審定時有效之專利審查基準(於83年11月25日公告)第二篇「新型專利審查基準」第二章「專利要件」第三節「新穎性」規定:「二、新穎性判斷之概念及基本原則(二)新穎性判斷之基本原則3.判斷新型有無新穎性時,應以新型之技術內容比對是否相同(含能由熟習該項技術者直接推導)為準。不相同即具有新穎性;相同即不具新穎性。」
進步性
所謂進步性,並非運用申請前之既有技術而為該領域具有通常之是者能輕易完成者(專利法第22條第2項)。新型專利依專利法第120條準用專利法第22條故也有進步性之要件。
專利法第22條
可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:
一、申請前已見於刊物者。
二、申請前已公開實施者。
三、申請前已為公眾所知悉者。發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。
申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。
因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不適用前項規定。
專利法第120條
第二十二條、第二十三條、第二十六條、第二十八條至第三十一條、第三十三條、第三十四條第三項至第七項、第三十五條、第四十三條第二項、第三項、第四十四條第三項、第四十六條第二項、第四十七條第二項、第五十一條、第五十二條第一項、第二項、第四項、第五十八條第一項、第二項、第四項、第五項、第五十九條、第六十二條至第六十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十條、第七十二條至第八十二條、第八十四條至第九十八條、第一百條至第一百零三條,於新型專利準用之。
進步性之審查原則
逐項審查 個別來看每個請求項是否具有進步性。而每一個請求項審查是否具有進步性時,可以將多個引證文件組合來當成先前技術,但問題是,
,如果通常知識者一般都能輕易想到的話,那顯然就不具有進步性,因此判斷的過程就很重要。
美國專利法
有鑑於台灣專利法關於進步性之要求僅於專利法第22條第2項中有所規定,實務操作下我們或許可以參考他國專利關於進步性之審查標準。美國的進步性規定在35 U.S. Code § 103中,並利用一些判決完善進步性之審查要件。
35 U.S. Code § 103 - Conditions for patentability; non-obvious
subject matter
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding
that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in
section 102, if the differences between the claimed invention and the
prior art are such that the claimed invention as a whole would have been
obvious before the effective filing date of the claimed invention to a
person having ordinary skill in the art to which the claimed invention
pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the
invention was made.
TSM檢測法
在一些專利爭議中,假設引證文件有2個,其中引證文件1為申請案領域內,引證文件2為申請案領域外,該領域具有通常知識者怎麼會知道可以利用引證文件1+引證文件2來想到該專利請求項之內容,因為該領域具有通常知識者通常並不知道引證文件2的知識,此時要如何判斷是否具有進步性?
美國法院提出了TSM檢測法來判斷,在引證文件1的基礎上,使用引證文件2的內容,是否真的這麼容易想到,這真的是一時的靈感,或是有可能因為受到某些文章或文獻的啟發或建議,如果是後者則該發明為顯而易見而不具進步性。
除此之外還有些用來評量客觀證據之次要因素,進步性的補助判斷因素包括(1)發明具有無法預期之功效(2)發明解決了長期未解決的問題(3)發明克服了技術偏見(4)發明獲得商業上的成功。
這四點指的是就算發明改的地方很小,但(1)指的是一般沒有人會想到會有這個結果(2)指的是此發明解決了長期未解決的問題(3)指的是通常人會想到要往某個領域研究,但卻不會想到可以走這個方向,此時如果將這個常人不會想到的領域相結合作出新的東西時,就應該要認為有進步性(4)指的是消費者認同這個發明。
KSR International Co. v. Teleflex案
在這個案件中,申請的專利是關於汽車腳踏板的案件,通常來說汽車方向盤可以依據駕駛人的身高而條整要向前或向後一些,而申請人想到汽車的駕駛踏板也應該要隨著駕駛人的身高而條整。因此申請人將汽車的腳踏板和方向盤做在一起,使其成為一個可以連動的裝置,讓駕駛人調整方向盤的距離時,腳踏板也會一起調整至符合駕駛人身高的高度。專利權人將可移動的汽車腳踏板與感測踩踏幅度的感測器結合,以及能避免感測器電線因使用而磨損的放置方法,去申請並得到專利。
Teleflex對KSR提告侵害專利,但KSR認為其專利屬於顯而易見之情形故無效(具該領域具通常之是者能輕易完成者,也就是認為Teleflex的專利不具進步性),KSR提出了兩個專利來舉證(其實有好幾個,但我舉重要的部分),第一個是1993年的舊專利,此專利指出可將汽車腳踏板做成可調整之形式,與Teleflex的專利十分相似,但差別是舊專利是利用機械連動腳踏板與油門,第二個是1995年的舊專利,此專利將踏板與電訊號感測器相結合,但沒有解決電線磨損的問題。因此爭點是可調整距離之汽車踏板與電訊號感測器相結合是否為該領域具有通常知識者通常能想到的點子,或是受到某些文章或文獻的啟發?
美國法院認為在「車踏板技術領域」中具通常知識者為「機械工程領域畢業之大學生,且熟悉車踏板控制系統者」。一審認為工業的發展無可避免的走向將可調整型車踏板與電子感應器相結合因此Teleflex不具有進步性,二審認為Teleflex的專利並非完全受到其他文件的啟發,因為之前的專利沒有完全解決電線磨損的問題,但Teleflex的專利解決了電線磨損的問題因此有進步性(還露講了很多,反正大概這樣,重點是技術領域的人範圍如何界定,和進步性的認定方式)。
單一性原則
一個發明需要申請一個專利,除非是廣義發明概念(專利法第33條),如果審查官認為有問題時,可能會通知申請人分割專利申請(專利法第34條第1項),而分割後,分割後申請案之申請日由分割前之申請日為之(專利法第34條第3項)。
專利法第33條
申請發明專利,應就每一發明提出申請。
二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。
專利法第34條
申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。
分割申請應於下列各款之期間內為之:
一、原申請案再審查審定前。
二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。分割後之申請案,仍以原申請案之申請日為申請日;如有優先權者,仍得主張優先權。
分割後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
依第二項第一款規定分割後之申請案,應就原申請案已完成之程序續行審查。
依第二項第二款規定所為分割,應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者,申請分割;分割後之申請案,續行原申請案核准審定前之審查程序。
原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動,以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
專利代理人
國內申請人得委任代理人,外國申請人應委任代理人。
專利法第11條
申請人申請專利及辦理有關專利事項,得委任代理人辦理之。
在中華民國境內,無住所或營業所者,申請專利及辦理專利有關事項,應委任代理人辦理之。
代理人,除法令另有規定外,以專利師為限。
專利師之資格及管理,另以法律定之。
寄存
申請生物材料之發明專利,必須於申請日前於國內專責機構寄存生物樣本(專利法第27條第1項),而寄存的證明文件最遲於申請日後四個月內繳交(專利法第27條第2項)。
如依優先權而為申請者,證明文件最遲於申請日後十六個月內繳交(專利法第27條第3項)(這裡是16個月的理由是因為國際優先權的12個月+通常情況繳交期限時的4個月得來的),但此時可能生物樣本寄存在外國機構,所以必須將樣本寄給國內機構才可以,如果寄存機構為專利局認可之國外寄存機構時,不會受到申請日必須在寄存日後之限制。
如果與台灣相互承認寄存效力之外國政府,不受國內寄存之限制(專利法第27條第4項)。
專利法第27條
申請生物材料或利用生物材料之發明專利,申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,不須寄存。
申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件,並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼;屆期未檢送者,視為未寄存。
前項期間,如依第二十八條規定主張優先權者,為最早之優先權日後十六個月內。
申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存,並於第二項或前項規定之期間內,檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者,不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。
申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存,並於第二項或第三項規定之期間內,檢送該寄存機構出具之證明文件者,不受應在國內寄存之限制。
第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法,由主管機關定之。
優先權
國際優先權
於WTO會員國或和台灣互相承認優先權國家,得主張優先權(專利法第28條第1項)。
如果申請人主張優先權時,將多案合併申請的話,時間以最早的優先權日為準(專利法第28條第2項)。
上圖中,依優先權主張之截止時間起算日以2024.01.01為準。
主張優先權時,應聲明在外國之申請日,在何國申請,案件單號(專利法第29條第1項)。如果忘記了是可以補件的(專利法第29條第3項)。
專利法第28條
申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。
申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,前項期間之計算以最早之優先權日為準。
外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者,如於世界貿易組織會員或互惠國領域內,設有住所或營業所,亦得依第一項規定主張優先權。
主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。
專利法第29條
依前條規定主張優先權者,應於申請專利同時聲明下列事項:
一、第一次申請之申請日。
二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。
三、第一次申請之申請案號數。申請人應於最早之優先權日後十六個月內,檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。
違反第一項第一款、第二款或前項之規定者,視為未主張優先權。
申請人非因故意,未於申請專利同時主張優先權,或違反第一項第一款、第二款規定視為未主張者,得於最早之優先權日後十六個月內,申請回復優先權主張,並繳納申請費與補行第一項規定之行為。

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